Как преодолеть отказ в регистрации товарного знака – способы решения

     Многие предприниматели, выбрав то или иное название для регистрации в виде товарного знака (сокращенно – ТЗ), нередко сталкиваются с ситуацией, когда их обозначение в какой-либо степени сходно с чьим-то чужим ТЗ, который зарегистрирован для маркировки аналогичной с предпринимателем сферы бизнеса. Обычно это выявляется при проведении патентного поиска на платформе Роспатента и/или с помощью других источников. Обнаружив совпадения, предпринимателю, как правило, даются рекомендации по изменению названия путем добавления дополнительных слогов в начале и в конце слова (если оно одно).

Что делать предпринимателю, если он все же не имеет желания вносить изменения в придуманный им бренд? Как избежать отказа в регистрации ТЗ в данном случае? Ответы на эти вопросы подробно рассмотрим в этой статье.

В первую очередь следует составить список правообладателей или собственников всех сходных ТЗ, которые могут быть противопоставлены регистрирующим органом при проведении экспертного анализа заявленного обозначения, выписать их адреса. Сюда же относятся и те знаки, которые находятся в процессе регистрации. Информация не является секретной, находится в открытых реестрах на сайте ФИПС.

Во вторую очередь можно приступать к созданию и подаче заявки на госрегистрацию своего обозначения в качестве ТЗ. Ввиду того, что Закон позволяет не оплачивать госпошлину за рассмотрение заявки на протяжении 2-х месяцев, этот период можно использовать для направления и получения соответствующих писем-согласий от правообладателей со схожими товарными знаками.

Получение писем-согласий от правообладателей

Далее необходимо подготовить и направить почтой письма в адрес правообладателей сходных ТЗ, в которых должна быть отражена просьба предоставить согласие на регистрацию обозначения предпринимателя в качестве ТЗ с приложением бланка самого согласия. Образцы можно скачать по ссылке. В данных документах обязательно прописывается номер заявки, приводится само обозначение заявителя и противопоставленный ТЗ правообладателя, а также другие сведения.

Одновременно такие письма должны быть направлены дополнительно и по адресу переписки, но мы рекомендуем в том случае, если адресатом является какая-то крупная патентная компания, сначала выйти с ними на связь по телефону, переговорить и обсудить возможность направления информации по каналам электронной переписки (e-mail). Просто потому, что так будет быстрее и надежнее. Зачастую, ответ на электронную почту поступает очень оперативно. В нем, как правило, содержится обещание связаться с клиентом, выяснить его волю относительно согласия или несогласия, а также возможные условия.

Важно! Получение письма-согласия на полностью тождественный знак не приведет к желаемой регистрации обозначения. При таких обстоятельствах, когда бренд предпринимателя является 100% идентичным относительно зарегистрированного ТЗ иного лица, решением может стать только заключение соглашения об отчуждении исключительных прав или инициирование судебного процесса по прекращению правовой охраны ТЗ по причине его неиспользования.

Затем возможны 3 (три) варианта развития событий:

1) благоприятный, когда все правообладатели дали свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию ТЗ бизнесмена – в этом случае можно смело оплачивать госпошлину за рассмотрение заявки, отправлять полученные согласия в Роспатент и ждать результата;

2) правообладатели промолчали – оставили без внимания письмо и своего согласия не направили;

3) неблагоприятный, когда правообладатели в ответом письме высказали свое категоричное «нет».

Поскольку вероятность получения письма с отказом крайне низкая, рассмотрим более подробно механизм действий в случае молчания, то есть отсутствия какой-либо реакции со стороны правообладателя. Те шаги, которые мы изложим ниже, имеет смысл предпринимать, если с момента государственной регистрации ТЗ правообладателя прошло свыше трех лет. В иных случаях мы советуем предпринимателю не рисковать с оплатой госпошлины за рассмотрение заявки и прибегнуть к изменению своего названия или заказать нейминг, после чего заниматься вопросом регистрации нового обозначения в качестве ТЗ.

Проверяем использование товарного знака

Итак, правообладатель товарного знака промолчал. Мы знаем, что он владеет товарным знаком более 3 лет. Теперь остается выяснить, использует ли он данный знак в своей деятельности, в отношении которой была произведена регистрация.

Для этого следует прибегнуть к изучению информации из всех доступных источников, которыми могут являться: соцсети, веб-сайты, маркетплейсы и т.п.

Отсутствие соответствующих сведений способствует возникновению предположения о том, что товарный знак не используется по назначению, и у предпринимателя есть все основания потребовать досрочного прекращения ТЗ, который, по его мнению, может быть противопоставлен его обозначению при рассмотрении Роспатентом заявки.

Но чтобы регистрирующий орган начал такое рассмотрение, предпринимателю надлежит оплатить госпошлину и ждать решения по результатам экспертизы, которое может быть выражено в соответствующем уведомлении. В нем будет приведено одно или несколько обозначений/товарных знаков, препятствующих (по мнению Роспатента) регистрации логотипа предпринимателя по причине обнаруженного сходства, и установлен срок (6 месяцев) для направления ответа.

Обращаемся в суд до истечения 6-месячного срока

После получения уведомления, равно предварительного отказа в регистрации ТЗ, бизнесмену стоит еще раз убедиться в том, что правообладатель противопоставленного обозначения не ведет деятельность под зарегистрированным ТЗ свыше трех лет. Затем следует приступить к подготовке и направлению правообладателю предложения оформить в добровольном порядке отказ от права на ТЗ или заключить соглашение об отчуждении исключительного права на ТЗ в пользу предпринимателя. 

Об этом более подробно мы написали в нашей статье, там же вы найдете все необходимые образцы документов.

Если по истечении двух месяцев от правообладателя товарного знака ответ так и не последует, предприниматель вправе обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ по причине его неиспользования. В нем также может быть указана просьба принять обеспечительные меры, направленные на то, чтобы Роспатент не предпринимал никаких действий в отношении поданной заявки предпринимателя и, тем самым, заморозил указанный выше 6-месячный срок.

Важно учитывать, что размеры госпошлин в 2024 году существенно выросли: при подаче иска потребуется оплатить 50 тысяч рублей, а при ходатайстве о его обеспечении – 30 тысяч рублей.

В случае принятия судом положительного решения предпринимателю останется дождаться момента, когда оно вступит в законную силу, затем направить его в Роспатент. После получения положительного решения о регистрации ТЗ нужно будет только оплатить требуемые госпошлины за саму регистрацию и выдачу (при необходимости) свидетельства в бумажном виде.

Роспатент отказал в регистрации товарного знака

Если ввиду разных причин предпринимателю так и не удалось убедить или остановить Роспатент в принятии им отказного решения в отношении поданной заявки, это еще не повод опускать руки.

Во-первых, законодательством (статья № 1500 части IV ГК РФ) определен срок - 4 месяца, в течение которого можно оспорить отказ в регистрации ТЗ, подав мотивированные возражения в Палату по патентным спорам. Данный срок начинает течь с момента направления отказного решения или копий материалов по противопоставленному обозначению, если они были запрошены в течение двух месяцев. А это значит, что во втором случае общий срок для оспаривания отказа Роспатента растягивается до 6 месяцев. За это время вполне возможно осуществить все необходимые действия по направлению предложений правообладателю противопоставленного обозначения и обратиться в суд.

Во-вторых, установленный 4-месячный срок для обжалования можно продлить еще на 10 месяцев. Для этого со дня его истечения и в период полугода необходимо подать письменное ходатайство о восстановлении срока, пропущенного по уважительным причинам, образец такого документа вы найдете здесь. К нему должно быть приложено заявление о продлении срока представления доп. документов или надлежащим образом оформленные возражения. К этому времени с высокой долей вероятности судебный спор относительно прекращения ТЗ разрешится, и у предпринимателя на руках будут все необходимые доказательства, которые нейтрализуют все препятствия для госрегистрации его обозначения в качестве ТЗ. Их нужно будет предоставить в Палату по патентным спорам для пересмотра и отмены отказного решения патентного ведомства (Роспатента).

Следует отметить, что все вышеуказанные процессуальные действия возможно реализовать при условии оплаты соответствующих госпошлин в следующих размерах:

• за рассмотрение возражений против отказного решения Роспатента надлежит оплатить 9000р.;
• за восстановление пропущенного срока представления возражений оплачивается 11000р.;
• за рассмотрение ходатайства и выдачу копий документов взимается 3000р.

Когда стоит заказать нейминг

Нейминг – это, простыми словами, услуга по созданию уникального бренда/логотипа/обозначения, которое в дальнейшем с высокой вероятностью может быть зарегистрировано в качестве ТЗ. Как правило, такая услуга не из дешевых, поскольку требует проведения тщательного анализа и исследований на предмет исключения всевозможных совпадений с обозначениями других участников рынка и связанных с этим рисков.

Когда при патентном поиске выявляется большое количество товарных знаков, которые могут быть противопоставлены обозначению заявителя по основанию сходства, либо же правообладатели таких знаков выражают несогласие с регистрацией логотипа предпринимателя, нейминг представляется единственно верным вариантом для решения данной проблемы. Новое название придумывается исходя из пожеланий заказчика, указанных в заполненном им брифе.

Услугу нейминга можно заказать в любой организации, в том числе и у нас. Мы гарантируем уникальность и учитываем все пожелания клиента. Разработкой охраноспособного обозначения занимается опытный и квалифицированный специалист с высоким уровнем знаний в области интеллектуального права. В настоящее время у нас самые низкие расценки на рынке по сравнению с конкурентами – 10 тыс. рублей за 5 уникальных названий. Оставить заявку на нейминг можно на нашем сайте.

Также мы помогаем с регистрацией ТЗ: составляем и отправляем все необходимые документы в Роспатент, осуществляем полное взаимодействие с ним, вплоть до получения свидетельства на ТЗ на имя клиента. Для получения детальной информации позвоните нам или заполните форму обратной связи.