Как селлеру отбиться от претензий правообладателя товарного знака и снизить компенсацию до минимума

     В последнее время становится частым явлением предъявление претензий и взыскание компенсаций за нарушение прав на товарные знаки со стороны их правообладателей в адрес продавцов маркетплейсов. Одни с этим смиряются, договариваются решить вопрос миром, соглашаясь выплатить оговоренную сумму, а другие сопротивляются и предпринимают максимально возможные меры, чтобы отбиться от претензии вовсе или хотя бы снизить денежное взыскание до самых минимальных размеров. Именно о последних и пойдет речь в нашей статье. Мы расскажем о тех действенных мерах, которые способны умерить пыл правообладателя товарного знака в отношении провинившегося селлера. 

     Из проведенного нами анализа судебной практики следует, что правообладатель товарного знака производит расчет суммы компенсации, ориентируясь либо на количество продаж селлера, либо на количество предлагаемых им к продаже товаров, то есть еще непроданных. И в том, и в другом случае такие данные, как правило, берутся из открытых источников, в том числе с использованием внешних аналитических сервисов по типу MPSTATS. В большинстве своем суды при рассмотрении дел принимают такие расчеты в качестве допустимых доказательств. Однако данное обстоятельство не лишает права ответчика, то есть селлера, опровергать достоверность таких доказательств и представлять свои суждения и документы. Ниже рассмотрим те доводы, которые можно использовать селлеру себе во благо, но против удовлетворения требований истца-правообладателя по взысканию компенсации за нарушение прав на его товарный знак:

1. Данные аналитического сервиса MPSTATS об объемах продаж, товарных остатках и стоимости товаров нельзя считать точными и достоверными (в пользовательском соглашении https://mpstats.io/legal   отмечено, что сервис не гарантирует точность, надежность и достоверность результатов);

2.  Продавец (селлер) имеет возможность вносить изменения в карточку товара как на платформе WILDBERRIES, так и на OZON, ввиду чего не представляется возможным определить объем продаж конкретного товара по артикулу (в рамках одного и того же артикула в связи с внесением изменений в одну и ту же карточку в разные периоды времени продавцом могут быть предложены к продаже абсолютно разные товары), любые внешние сервисы аналитики не учитывают внесенные селлером изменения подобного характера и не могут производить корректный подсчет количества продаж конкретного товара;

3. Количество доступных к продаже товаров, указанное продавцом на маркетплейсе, на самом деле не соответствует действительности, данная информация используется продавцом в качестве маркетингового инструмента для привлечения внимания покупателей;

4. Продавец маркетплейса применяет «упрощенку» и рассчитывает налог от всех поступлений (доходов), что исключает необходимость ведения учета продаж в отношении каждого конкретного артикула;

5. То количество товаров, которое учтено в расчете истца-правообладателя ТЗ, продавцом (селлером) не ввозилось на территорию РФ и не приобреталось у контрагентов.

     В последней ситуации (5) в целях подтверждения данного довода селлеру надлежит представить в суд соответствующие документы (договоры, товарно-транспортные накладные), свидетельствующие о ввозе (получении) им товаров, маркированных товарным знаком истца, в меньшем объеме по сравнению с тем количеством, которое было указано в расчете компенсации. Кроме того, потребуется сделать свой расчет, основанный на количестве продаж в пользу третьих лиц, приложив соответствующие письменные доказательства (отчеты о реализации и т.п.). Также должна быть ясна судьба в отношении остальных товаров, которые не были реализованы, но были ввезены (получены) селлером по договорам поставки. Акт об утилизации таких товаров позволит еще больше снизить размер компенсации. Как это было в случае с предпринимательницей по делу № А42-472/2023 – ей удалось оспорить размер взыскиваемой суммы компенсации и опустить ее с 56 млн. до 480 тыс. рублей.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что отсутствие контррасчета компенсации со стороны селлера, решив ограничиться лишь доводами, указанными нами в вышеупомянутых пунктах 1-4, может привести к тому, что истец-правообладатель ТЗ инициирует судебную экспертизу по определению рыночной стоимости права использования товарного знака, тогда решение будет приниматься судом исходя из результатов такой экспертизы с последующим возложением расходов на ее проведение на плечи ответчика (селлера). В деле № А48-7783/2023 суд согласился с тем, что представить сведения о полученных доходах нарушителя в результате реализации товаров под товарными знаками истца (в разрезе каждого знака) не представляется возможным, что послужило основанием для дополнения формулировки вопроса, адресованного эксперту. Такой подход представляется эффективным для правообладателя, если товарный знак имеет достаточно широкую известность и хорошо знаком потребителям, и напрасно надеяться, что рыночная стоимость права использования товарного знака в этом случае будет небольшой.      

Какую позицию занимают маркетплейсы в подобных спорах

     Как правило, истцы-правообладатели ТЗ привлекают маркетплейсы к участию в деле в качестве третьих лиц, подают ходатайства об истребовании доказательств, которые смогли бы подтвердить объемы реализованных селлером контрафактных товаров. Примерно год-два назад маркетплейсы охотно предоставляли такие сведения, и суды на их основе проверяли правильность расчета заявленной ко взысканию компенсации. Между тем, как нам показалось в результате анализа некоторых дел, бывали случаи, когда маркетплейсы вообще не отвечали на судебные запросы и не предоставляли интересующую информацию в отношении контрафактных продаж того или иного селлера. В настоящее время OZON и Вайлдберриз в своих ответах на запросы суда все чаще ссылаются на невозможность предоставить сведения об объемах продаж продавца с выделением каких-либо позиций. В частности, Озон мотивирует это тем, что продавец имеет право вносить изменения в карточку товара. Wildberries же приводит объяснения, что невозможность определения объема реализации продукции обусловлена формами отчетных документов, которые не предполагают выделение товаров по иным идентификаторам.

Заключение

     Представляется вполне возможным событием в нынешних реалиях отбиться от претензии правообладателя товарного знака, понизив тем самым размер компенсации до самых минимальных пределов, селлеру, допустившему нарушение впервые. При доказанности факта нарушения, отсутствии достоверной документально подтвержденной информации об объемах реализованной продукции под чужим товарным знаком, при грамотно выстроенной позиции можно рассчитывать на благосклонность суда. Если вы являетесь селлером и попали в подобную ситуацию, обращайтесь к нам за консультацией, мы готовы помочь с составлением необходимых документов, которые помогут решить проблему в вашу пользу.